Pravo-76.ru

Юридический журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возможно ли использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения?

Правовые и налоговые аспекты приобретения права на товарный знак

Организация намерена приобрести право на товарный знак у иностранного партнера (например, у французской компании DIM) в целях дальнейшего использования на территории Российской Федерации — для производства и последующей продажи текстильной продукции. В статье рассмотрены правовые и налоговые последствия данной сделки. Каким образом происходит передача этого права, какими документами оформляется. Необходимо ли регистрировать товарный знак. Сможет ли организация в дальнейшем передать это право своим покупателям.

Для передачи права на товарный знак организация должна заключить с иностранным правообладателем лицензионный договор на право использования товарного знака в пределах, предусмотренных договором (ст. 1489 ГК РФ).

Исключительные права на товарный знак передаются по Договору об отчуждении исключительных прав на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование товарного знака, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

За пользование правом на товарный знак лицензиат выплачивает лицензиару денежное вознаграждение (роялти).

В Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) регистрируется предоставление права использования товарного знака (п. 2 ст. 1490 ГК РФ), а не сам товарный знак. Государственная регистрация правовых последствий таких договоров происходит на основании заявления, указанного в п. 3 ст. 1232 ГК РФ.

При письменном согласии лицензиара, лицензиат может по договору предоставить право использования товарного знака другому лицу (сублицензионный договор) (ст. 1238 НК РФ). Сублицензионный договор может быть заключен только на срок, не превышающий срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ). К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

Передача права на использование товарного знака по сублицензионному договору также подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Что такое товарный знак

Определение товарного знака и торговой марки имеют общие черты, но важно уметь различать эти понятия.

Торговый знак — должен иметь свидетельство в Роспатенте, полученный с целью защиты его от использования иными лицами

Он представляет из себя объект текстового, графического или иного характера.

Он может быть нанесен на продукцию, либо же использоваться в рекламных кампаниях и определен как объект интеллектуальной собственности.

Правовые риски

Использование незарегистрированного товарного знака в коммерческой деятельности влечет за собой следующие риски:

Недобросовестная конкуренция Отсутствие исключительных прав предоставляет возможность выхода на рынок для конкурентов, «паразитирующих» на популярности и деловой репутации, формируемой вокруг бренда. Добросовестный производитель при этом будет нести потери, связанные с упущенной прибылью от реализации и снижением доверия потребителей, так как конкуренты могут выпускать товар более низкого качества. Недобросовестная регистрация товарного знака Другое лицо может получить исключительные права на обозначение, а добросовестный производитель – лишиться возможности использования спорного товарного знака. В юридической практике нередки случаи, когда такая регистрация производится именно с целью блокировки бизнеса других лиц. Патентный троллинг Сущность этого явления заключается в том, что компании проводят массовую регистрацию товарных знаков, которые фактически не используются ими в коммерческой деятельности. В руках одного правообладателя может концентрироваться до нескольких сотен обозначений. Аккумулирование товарных знаков производится для того, чтобы предъявить иск или продать права на них добросовестным и успешным предпринимателям, которые вовремя не озаботились получением свидетельства. Такие компании тщательно отслеживают нарушения их прав, а когда использование спорного товарного знака достигает существенного объема, предъявляют претензии, получая значительные компенсационные выплаты. Часто регистрируются и свободные обозначения (а их становится все меньше и меньше, так как ежегодно в «Роспатент» поступает более 60 тысяч заявок), которые в будущем могут оказаться привлекательными для бизнеса. Указание незарегистрированного обозначения в чужом доменном имени Адресация в глобальной сети Интернет является одним из способов использования товарного знака. Со временем обозначение приобретает популярность среди потребителей, и они начинают искать информацию о нем в Интернете. Заходя на сайт со сходным доменным именем и однородными товарами, они могут совершить ошибочный выбор.

Подрыв деловой репутации, упущенная выгода и предъявление судебного иска – основные риски при использовании незарегистрированного товарного знака. Кроме того, существует также такое явление, как размывание товарного знака. Даже если потребителей не вводят в заблуждение другие предприниматели, «паразитирующие» на чужой гудвилл, все равно снижается коммерческая и инвестиционная привлекательность бренда из-за уменьшения его различительной способности.

Например

Характерные позывные радиостанций «Русское радио», «Европа плюс» (звуковые обозначения), бренд молочной продукции «Веселый молочник», различного рода эмблемы (Адидас), то есть знаки, в которых есть только одно изображение.

Читать еще:  Каким образом обеспечивается защита прав ребенка в Российской Федерации

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора в соответствии с прописанными нормами в ст.1489 ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст.1515 ГК РФ).

В противном случае ИП и компании, кроме административной ответственности (ст.14.10 КоАП РФ), ждет изъятие из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. А ст.180 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Виды лицензионных договоров на предоставление права пользования товарным знаком

Субъектный состав лицензионного договора – это правообладатель товарного знака (лицензиар) и приобретатель товарного знака (лицензиат).

По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака в определенных договором пределах, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п.1 ст.1489 ГК РФ).

То есть лицензиар сохраняет исключительное право на товарный знак, но при этом право использования товарного знака появляется у приобретателя (лицензиата) на определенных договором условиях.

В лицензионном договоре может быть предусмотрено, что лицензиар обязуется не предоставлять право пользования товарным знаком другим субъектам (исключительная лицензия).

Если же такого условия нет, лицензиар имеет право предоставлять право пользования товарным знаком другим лицам, т.е. заключать договоры с другими лицензиатами (неисключительная лицензия).

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Действующее российское законодательство предусматривает три основных вида ответственности за незаконное использование товарного знака.

Гражданская ответственность

Защита товарного знака регулируется статьей 1515 Гражданского кодекса РФ, в которой определено, что товары и их упаковки, этикетки, на которых имеется незаконная установка чужого товарного знака, являются контрафактными, подлежащими по требованию правообладателя изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя. В случаях необходимости введения в оборот контрафактных товаров правообладатель товарного знака вправе потребовать удаления за счет нарушителя любых обозначений результатов интеллектуальной деятельности. Лицо, незаконно использовавшее исключительное право на товарный знак, должно незамедлительно удалить любые обозначения, сходные с товарным знаком до степени смешения, со всех информационных объектов, включая документацию, рекламные конструкции и вывески. Кроме того, правообладатель вправе потребовать от нарушителя возмещения убытков либо компенсации в размере, определяемом судом с учетом степени и характера нарушения:

  • от 10 тысяч до 5 млн рублей;
  • в двукратном размере стоимости товара, на котором был незаконно использован чужой товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, с учетом цены, остановленной правообладателем за использование результата интеллектуальной деятельности на законных основаниях, то есть по лицензионному договору.
Читать еще:  Положение о порядке хранения и защиты персональных данных пользователей

Защита товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности подтверждается предупредительной маркировкой правообладателя. Лицо, которое использует предупредительную маркировку по отношению к товарам и услугам под товарным знаком, не зарегистрированным на территории РФ, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Вместе с тем, Гражданский кодекс РФ предусматривает и другие способы защиты товарного знака. Так, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав может осуществляться путем предъявления требований правообладателя:

  • о пресечении любых действий, которые могут нарушать право использования товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности — к лицу, которое совершает эти действия либо готовится их совершить;
  • о признании права на товарный знак — к лицу, которое не признает это право, действуя в противовес к интересам правообладателя;
  • о возмещении убытков — требование предъявляется к лицу, незаконно использовавшему право на товарный знак без заключения лицензионного договора и причинившему ущерб правообладателю;
  • об изъятии материального носителя – к изготовителю, хранителю, импортеру, перевозчику продавцу или иному распространителю (п. 5 ст. 1252 ГК РФ);
  • о публикации судебного решения о выявленном нарушении с указанием настоящего правообладателя – предъявляется к лицу, являющемуся нарушителем исключительного права на товарный знак и иные результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, при нарушении исключительного права товарного знака в отдельных случаях правообладатель вправе выставлять требования к нарушителю о выплате компенсации при наличии доказательств факта нарушения, при этом обладателю не нужно будет доказывать размер убытков, причиненных нарушителем. Оборудование, иные устройства и материалы, используемые для совершения нарушения товарного знака либо иных результатов интеллектуальной деятельности, на основании судебного решения должны быть изъяты из оборота и уничтожены за счет средств нарушителя (исключения составляют случаи обращения таких товаров в оборот государства). При нарушении исключительного права на товарный знак, совершенного конкуренцией, защита результата интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с нормами гражданского и антимонопольного законодательства. При неоднократном или грубом нарушении исключительного права на товарный знак на основании п. 2 ст. 61 ГК РФ судом может быть принято решение о ликвидации юридического лица (если нарушителем авторских прав является юридическое лицо) или о прекращении деятельности, как индивидуального предпринимателя (если нарушитель – физическое лицо, ИП), ст.1253 ГК РФ.

Административная ответственность

Борьба с незаконным использованием товарного знака предполагает не только существенные наказания, носящие материальный характер, но также и превентивные меры, способствующие предупреждению преступлений в данной области. В частности, речь идет о мерах административной ответственности. Административные правонарушения за незаконное использование товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности регулируются нормами и правилами КоАП РФ. Так, на основании 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ за названное нарушение предусмотрены наказания:

  • на физических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак;
  • на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак;
  • на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак.
Читать еще:  Юридическая помощь многодетным семьям аналитика рейтинг специалистов Москвы

Согласно нормам статьи 14.10 КоАП РФ законодательство, в первую очередь, преследует цели защиты прав правообладателей на товарные знаки. Таким образом, юридическое лицо либо ИП, по факту деятельности которых было установлено незаконное использование товарного знака, будут нести административную ответственность с вынесением штрафа и конфискацией контрафактного товара, исключая возможность дальнейшего использования результата интеллектуальной собственности, принадлежащего настоящему правообладателю.

Отметим, что возбуждение административного производства в отношении правонарушителя в области незаконного использования чужого товарного знака возможно без заявления правообладателя либо лица, использующего права на товарный знак на законном основании.

Уголовная ответственность

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой также и уголовную ответственность, которая регулируется ст. 180 УК РФ. Так, незаконное использование права на товарный знак, в частности, нарушение защиты исключительного права правообладателя на результат интеллектуальной деятельности, при неоднократном совершении деяния, причинившего крупный ущерб, влечет за собой наказание в виде:

  • штрафа в размере до 300 000 рублей;
  • заработной платы ли иного дохода осужденного за последние 2 года;
  • обязательных работ на срок до 480 часов;
  • исправительных работ на срок до 24 месяцев.

Неоднократное незаконное использование предупредительной маркировки в отношении товарного знака, не зарегистрированного в РФ, при причинении крупного ущерба наказывается:

  • штрафом в размере до 120 000 рублей;
  • штрафом в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за последние 12 месяцев;
  • обязательными работами на срок от 120 до 180 часов;
  • исправительными работами на срок до 12 месяцев.

Преступления в экономической деятельности, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ, совершенные организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору, влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 500 000 рублей либо заработной платы или иного дохода осужденного за последние 36 месяцев. Цели и мотивы преступного деяния в отношении незаконного использования чужого товарного знака могут нести собой различный характер: получение незаконного дохода из корыстных побуждений, испортить деловую репутацию конкурента и другое. Фактический состав незаконного использования товарного знака определяется на основании норм Гражданского кодекса РФ.

Уголовная ответственность за незаконное использование исключительного права интеллектуальной собственности может быть возложена только в случае установления всех признаков состава уголовного преступления.

Совместное использование товарного знака

Товарный знак может использоваться совместно несколькими лицами. При этом можно договориться с правообладателем товарного знака об условиях использования товарного знака иными лицами.

Можно определить территорию, на которой будет использоваться товарным знак одним лицом, и территорию использования товарного знака другим лицом.

Кроме того, могут оговариваться пределы использования товарного знака разными лицами, могут различаться товары, на которых подлежит использованию товарный знак.

В общем совместное использование товарного знака допустимо. В то же время, лицензионным договором может быть определено, что право на использование товарного знака предоставляется только конкретному лицу. С иными лицами лицензионные договоры не могут заключаться.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2018 N С01-866/2018 по делу N А53-32866/2017

Требование: О запрете использовать товарный знак, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Обстоятельства: Истцом, являющимся правообладателем товарного знака, на сайте, принадлежащем ответчику, обнаружены веб-страницы с предложением о продаже товаров, содержащих обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Решение: В удовлетворении требования отказано, так как злоупотребление истцом принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак доказано.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector